À quelle fréquence puis-je passer des années à regarder une affaire passer du dépôt au règlement alors que je ne suis pas l’avocat d’une des parties ? Cela se produit généralement lorsque l’affaire en question présente une grande valeur et un grand intérêt pour la communauté des investisseurs. Oui, je continue de consulter des investisseurs sur diverses affaires de brevets de tiers en cours qui les intéressent, mais généralement l’intérêt des investisseurs a tendance à se concentrer autour de certains événements clés, tels qu’une audience ou un procès Markman. Une exception majeure à cette concentration d’intérêt autour des points d’inflexion du litige – plutôt qu’un intérêt général pour la durée de vie de l’affaire dans son intégralité – était le différend de longue date entre Arbutus et Moderna, concernant les brevets d’Arbutus sur la technologie des nanoparticules lipidiques qui permet l’administration de vaccins à base d’ARNm, y compris le vaccin COVID-19 connu sous le nom de Spikevax. Tout au long, on s’attendait à ce que le différend aboutisse à l’une des revendications de brevet les plus précieuses de tous les temps, d’où l’intérêt constant.
En fait, le différend était antérieur à la pandémie, avec les tentatives infructueuses de Moderna d’invalider les brevets d’Arbutus via les DPI au cours de la période 2018/2019, à peu près au moment de l’introduction en bourse à succès de Moderna, qui valorisait l’entreprise à plus de 7,5 milliards de dollars. On peut supposer que les investisseurs de Moderna de l’époque n’auraient jamais imaginé que l’entreprise finirait par vendre près de 20 milliards de dollars de vaccins contre la COVID-19 rien qu’en 2022. Cependant, le brouhaha autour de l’introduction en bourse a été plus que suffisant pour susciter l’intérêt des investisseurs pour la question du brevet Arbutus, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à discuter de l’affaire avec des clients investisseurs. En d’autres termes, j’ai discuté d’au moins certains de ces brevets pendant près de la moitié de leur durée de vie. Et je vais manquer de discuter de cette affaire dans le contexte de Moderna, maintenant qu’un règlement pour les siècles a été trouvé.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, un petit détour pour expliquer comment nous sommes arrivés ici, avant de passer aux leçons que nous pouvons tous tirer de cette colonie. Après que le circuit fédéral a confirmé les refus des DPI de Moderna, des spéculations ont surgi quant au moment où Arbutus appuierait sur la gâchette dans une affaire de contrefaçon de brevet devant un tribunal de district. La réponse est venue le dernier jour de février 2022, lorsqu’Arbutus a déposé une plainte contre Moderna dans le district du Delaware, pour ensuite voir l’affaire réattribuée à un juge invité de Philadelphie, l’hon. Mitchell S. Goldberg. Indicatif du temps qu’il faut pour que les affaires de brevet soient jugées, Goldberg a pris sa retraite de la magistrature en 2025, occupant le poste d’avocat principal au sein du groupe contentieux de Blank Rome. Avant de quitter le banc, le procès dans le litige avait été reporté de fin septembre 2025 au 9 mars 2026. Et lorsque le remplaçant de Goldberg, l’hon. Joshua D. Wolson a repris l’affaire en juillet 2025, le calendrier du jugement sommaire et des autres requêtes préalables au procès avait déjà été fixé. Il faut reconnaître que Wolson s’est conformé de près à ce calendrier préalable au procès, refusant de modifier la date du procès et faisant tout ce qui était en son pouvoir pour que l’affaire soit prête pour le procès.
Un ensemble de développements clés à cet égard ont été les décisions du tribunal sur diverses requêtes en jugement sommaire en cours au cours du mois de février. Le plus important pour les objectifs de Moderna a peut-être été la façon dont le tribunal a traité la tentative de Moderna de transférer le fardeau des dommages-intérêts de lui-même vers le gouvernement américain, sur la base de 28 USC §1498. Le rejet de cette tentative par le tribunal a été quelque peu atténué par l’octroi d’un jugement sommaire en faveur de Moderna sur la doctrine d’Arbutus sur les positions équivalentes dans cette même décision. Mais dans la série de décisions qui ont suivi, les choses ont progressivement empiré pour Moderna avant le procès. Premièrement, le tribunal a vidé les défenses d’invalidité fondées sur l’art antérieur de Moderna lors d’un jugement sommaire, concluant que la préclusion des DPI s’appliquait aux défenses d’évidence de Moderna et que la défense de dérivation de Moderna avait échoué en droit. Ensuite, Wolson a accueilli la requête d’Arbutus visant à exclure les avis d’experts en dommages-intérêts de Moderna sur une redevance raisonnable et des alternatives non contrefaites. Dans le même temps, le tribunal a réservé son jugement sur la requête de Moderna visant à exclure le témoignage de l’expert en dommages-intérêts d’Arbutus, par lequel elle avait l’intention de faire valoir au jury que Moderna aurait accepté une redevance de 4 à 5 milliards de dollars et plus pour la technologie brevetée. Ces revers, peut-être associés aux recherches du jury qui auraient pu suggérer qu’un verdict énorme contre Moderna était possible, ont clairement contribué au règlement gigantesque des étapes du palais de justice annoncé la semaine dernière.
Pour sa part, le règlement est créatif, avec un paiement initial important – et garanti – de Moderna à Arbutus pour 950 millions de dollars payable en juillet de cette année. Cela seul ferait de cette affirmation l’une des revendications de brevets de redevances pharmaceutiques les plus réussies de tous les temps, mais il y a plus, à savoir qu’en attendant les résultats de l’appel de Moderna sur la question §1498, Moderna pourrait payer jusqu’à 1,3 milliard de dollars de plus, pour un paiement potentiel total de 2,25 milliards de dollars. Bien que ce montant presque sans précédent pour un règlement de brevet puisse être frappant, les premières indications suggèrent que Moderna a fait le bon choix. Les actions de Moderna ont bondi de plus de 10 % le lendemain de l’annonce du règlement, ajoutant des milliards à la capitalisation boursière de l’entreprise. Peut-être plus important encore, la menace de faillite présentée à Moderna par un mégaverdict potentiel a été évitée, donnant à l’entreprise une bouée de sauvetage pour tenter de reproduire les succès passés dans un avenir post-COVID incertain.
À mon avis, la gestion habile par le tribunal de la période précédant le procès a grandement contribué à ce que ce différend de longue date et de grande valeur soit résolu avant le procès. D’une part, maintenir la pression de la date du procès sur les parties est une tactique connue de longue date pour parvenir à un règlement – une tactique utilisée dans les tribunaux ayant des dossiers de brevets chargés (par exemple, EDTX), avec beaucoup d’effet. Toutefois, pour maintenir vivante cette menace de procès, il a également fallu que le tribunal traite avec diligence les requêtes préliminaires en cours, ce qu’il a fait à son honneur. Et le coup de grâce de retarder la motion préalable au procès, peut-être la plus importante en dehors de la question §1498, a également été un coup de maître de Wolson, en gardant vivante la question pour les deux parties de savoir ce que l’expert en dommages-intérêts d’Arbutus serait en mesure de demander au procès. Ce risque mutuel a certainement contribué à amener le règlement à un point où les deux parties ont ressenti une certaine souffrance, tout en étant libres de poursuivre leurs autres efforts à partir d’une position de plus grande force.
Pour Moderna, cela se traduit par ses efforts continus pour reproduire le succès commercial de son vaccin contre la COVID-19. Pour Arbutus, l’accent est mis sur son procès en cours dans le New Jersey contre Pfizer, où il espère désormais reproduire sa victoire en matière de brevet contre Moderna sous la forme d’un autre règlement de mégabucks ou même d’une victoire en procès. Et pour ceux d’entre nous qui suivent ce différend depuis des années, les leçons apprises au fil du temps nous seront très utiles lorsque nous serons appelés à commenter d’autres dossiers, que ce soit à titre d’avocat des parties ou de consultant auprès d’investisseurs intéressés.
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Gaston Kroub vit à Brooklyn et est l’un des associés fondateurs de Kroub, Silbersher & Kolmykov PLLC, une boutique de litiges en matière de propriété intellectuelle, et de Markman Advisors LLC, un cabinet de conseil leader sur les questions de brevets pour la communauté des investisseurs. La pratique de Gaston se concentre sur les litiges en matière de propriété intellectuelle et les conseils connexes, avec une forte concentration sur les questions de brevets. Vous pouvez le joindre au [email protected] ou suivez-le sur Twitter : @gkroub.
Source:
abovethelaw.com
