L’intersection du droit des marques et du premier amendement reste l’un des champs de bataille les plus complexes en matière de propriété intellectuelle. Une décision récente dans le litige entre la marque de surf et de style de vie Lost International et Lady Gaga fournit un regard critique sur la manière dont les tribunaux gèrent les conflits de marques impliquant des œuvres expressives dans un paysage post-Jack Daniel’s.

En décembre, un tribunal fédéral a rejeté la requête de Lost International pour une injonction préliminaire, permettant à Lady Gaga de continuer à utiliser la marque « Mayhem » pour son album de 2025, sa tournée mondiale de concerts et ses produits dérivés.

Le cœur du différend

Lost International, créée en 1985, utilise la marque « Mayhem » depuis 1988 pour les planches de surf, l’équipement et les vêtements. Ils détiennent un enregistrement de marque verbale fédérale pour le terme couvrant divers articles vestimentaires.

Le conflit est survenu lorsque Lady Gaga a sorti son album Mayhem en mars 2025 et a lancé une tournée mondiale du même nom. Lost International a cherché à interdire la vente de vêtements et de couvre-chefs liés aux tournées, arguant que ces articles servaient d’identifiants de source qui pourraient semer la confusion chez les consommateurs et causer un préjudice irréparable à leur marque.

Le test de Rogers par rapport à l’analyse de confusion traditionnelle

En règle générale, la contrefaçon de marque est analysée dans le neuvième circuit en utilisant les facteurs Sleekcraft pour déterminer le risque de confusion. Mais le tribunal de district a adopté une approche différente. Le tribunal de district a appliqué le test Rogers.

Lost International a fait valoir que même si l’album lui-même pouvait être expressif, mettre le mot « Mayhem » sur des t-shirts et des sweats à capuche faisait passer l’utilisation de l’expression artistique à l’identification de la source. Le tribunal a rejeté cette « désagrégation », citant le précédent de Twentieth Century Fox contre Empire Distribution, qui étend la protection du premier amendement aux activités promotionnelles auxiliaires génératrices de revenus, y compris les marchandises.

Dans l’affaire Twentieth Century Fox c. Empire Distribution, le Neuvième Circuit a expliqué qu’il s’agissait simplement d’une « extension logique mineure du raisonnement de Rogers selon lequel les œuvres protégées selon son test peuvent être annoncées et commercialisées nommément ». Le Neuvième Circuit a également déclaré que l’équilibre des intérêts du Premier Amendement trouvé dans l’affaire Rogers et les affaires qui ont suivi pourrait être « déstabilisé si les titres des œuvres expressives étaient protégés mais ne pouvaient pas être utilisés pour promouvoir ces œuvres ». .

Application du cadre à deux volets

Selon le test Rogers, le tribunal a jugé que l’utilisation de la marque par Lady Gaga était protégée sur la base de deux critères :

Pertinence artistique : la barre de pertinence est « au-dessus de zéro ». Étant donné que la marchandise est directement liée à l’album intitulé et à la tournée, ce volet a été facilement satisfait. Explicitement trompeur : pour échouer dans cette démarche, il doit y avoir une « indication explicite » ou une « allégation manifeste » qui induit les consommateurs en erreur. Le tribunal a statué que la simple utilisation de la marque sur des vêtements ne suffit pas à satisfaire à cette exigence.

Naviguer dans le paysage post-Jack Daniel

Cette décision est particulièrement remarquable compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême dans Jack Daniel’s Properties c. VIP Products, selon lequel le test de Rogers ne s’applique pas lorsqu’un défendeur utilise une marque de commerce comme marque de commerce (un identifiant de source), même lorsque cela est en lien avec une œuvre expressive.

Alors que des affaires récentes du neuvième circuit, comme Punchbowl, Inc. contre AJ Press, LLC, ont restreint le champ d’application de Rogers à la suite de la décision Jack Daniel’s, ce tribunal de district a choisi de maintenir la protection des articles promotionnels liés à des titres expressifs.

Il serait facile de dire que cette décision renforce le fait que le merchandising promotionnel – lorsqu’il est directement lié à des œuvres expressives – continue de bénéficier de la protection du premier amendement en vertu de Rogers. Cependant, dans des cas légers tels que Punchbowl qui appliquent Jack Daniels, il ne serait pas prudent d’interpréter cette décision de cette façon. Cela dit, le cadre analytique appliqué par le tribunal semble être la bonne approche. Il existe un argument selon lequel Jack Daniels a été appliqué de manière excessive, en particulier dans les situations les plus proches du contexte factuel de Rogers… l’utilisation d’une marque en relation avec le titre d’une œuvre expressive.

Dans l’affaire Jack Daniels, la Cour suprême a non seulement rappelé les faits en vertu desquels le test Rogers a été créé, en annonçant les limites de l’application du test Rogers, mais elle a également noté qu’il peut y avoir une « rare occasion où Rodgers peut être applicable à l’utilisation d’une marque en relation avec une œuvre expressive qui fonctionne également comme un identifiant de source. Il semble possible que certains tribunaux inférieurs aient oublié cette mise en garde.