En 1918, la Cour suprême des États-Unis a statué que les entrepreneurs gouvernementaux pouvaient être poursuivis pour contrefaçon de brevet même si leurs produits étaient fabriqués spécifiquement pour le gouvernement américain. Franklin D. Roosevelt, alors secrétaire par intérim de la Marine, a écrit une lettre urgente au Congrès avertissant que les entrepreneurs hésitaient à construire pour la Marine des équipements qui pourraient l’exposer à des litiges coûteux. Le Congrès a réagi rapidement en modifiant la loi fédérale pour protéger les entrepreneurs contre les poursuites en matière de brevets lorsqu’ils fabriquaient des produits pour le gouvernement. Cette immunité statutaire, désormais codifiée sous la forme 28 USC § 1498, protège les fabricants de matériel de défense depuis plus d’un siècle. Mais une récente décision d’un tribunal fédéral du Delaware montre les limites de cette protection à l’ère moderne des marchés publics.

L’affaire du Delaware concerne un litige en matière de brevet concernant un vaccin contre le COVID-19, et non un système d’armes. Mais le principe juridique en jeu – ce que signifie qu’un produit soit fabriqué « pour le gouvernement » et protégé contre les litiges – a des implications directes pour la classe montante d’entreprises de technologie de défense connues sous le nom de « néoprimes » : des entreprises comme Anduril, Palantir, Shield AI et d’autres qui utilisent des budgets privés de recherche et de développement pour construire des technologies à double usage conçues pour servir à la fois les clients militaires et commerciaux. Les parties ont récemment réglé le montant de 2,25 milliards de dollars, dont 1,3 milliard de dollars dépendront de la manière dont la cour d’appel résoudra la question de l’immunité des brevets. Si l’interprétation du tribunal du Delaware est valable, ces entreprises pourraient constater que leur modèle commercial les rend plus vulnérables aux litiges en matière de brevets que leurs concurrents historiques.

Immunité prévue à l’article 1498 : une protection en cas de litige vieille d’un siècle

L’immunité de l’article 1498 fonctionne comme ceci : lorsqu’un entrepreneur utilise ou fabrique une invention brevetée « pour le gouvernement et avec l’autorisation ou le consentement du gouvernement », le seul recours du titulaire du brevet est de poursuivre les États-Unis eux-mêmes devant la Cour fédérale des réclamations pour obtenir une indemnisation raisonnable. L’entrepreneur est entièrement à l’abri des litiges. La loi a été créée en 1910 et a été élargie en 1918 précisément parce que les poursuites pour contrefaçon de brevets perturbaient la production en temps de guerre. Les tribunaux ont historiquement interprété l’article 1498 de manière large, l’étendant au fil des décennies pour couvrir les produits fabriqués à l’étranger et pour exclure d’autres types de plaintes pour contrefaçon comme l’incitation. Aujourd’hui, le consentement explicite du gouvernement à la contrefaçon de brevet est une clause standard dans les appels d’offres et les contrats d’approvisionnement.

Lorsqu’Arbutus Biopharma a poursuivi Moderna devant le tribunal fédéral du Delaware, alléguant que le vaccin COVID-19 de Moderna utilisait sa technologie brevetée d’administration d’ARNm, Moderna a invoqué l’immunité en vertu de l’article 1498. Parce que le vaccin de Moderna a été développé dans le cadre d’un contrat gouvernemental lors de l’opération Warp Speed, et avec l’autorisation et le consentement exprès des États-Unis, Moderna a demandé au tribunal de rejeter les poursuites contre lui.

Dans une ordonnance rendue en février, le tribunal du Delaware a rejeté cet argument pour la grande majorité des ventes de vaccins de Moderna. La distinction clé : l’expression « pour le gouvernement » dans l’article 1498, a statué le tribunal, exige que le produit profite au gouvernement lui-même. Le gouvernement a commandé pour plus de 8,2 milliards de dollars de vaccins Moderna pendant la pandémie, mais ces doses ont été distribuées aux citoyens ordinaires et non consommées par les employés du gouvernement dans le cadre de leurs fonctions officielles. Seule une petite tranche de doses administrées directement au personnel gouvernemental pouvait bénéficier de l’immunité statutaire.

La décision a tracé une ligne que les tribunaux précédents n’avaient pas eue : le gouvernement peut payer pour quelque chose, passer un contrat pour quelque chose, autoriser sa production, et même inclure la clause standard d’autorisation et de consentement de la réglementation fédérale des acquisitions dans le contrat d’approvisionnement, et l’entrepreneur est toujours seul contre les revendications de brevet si le bénéficiaire final est le public plutôt que le gouvernement lui-même.

Les enjeux de cette interprétation sont devenus concrets le 3 mars, lorsqu’Arbutus et Moderna ont annoncé un règlement global de 2,25 milliards de dollars – le deuxième plus grand règlement de brevet divulgué dans l’histoire. Moderna paiera 950 millions de dollars d’avance, avec 1,3 milliard de dollars supplémentaires sous réserve que la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral confirme la décision du tribunal de district en vertu de l’article 1498 en appel. Cette éventualité renvoie la question juridique à la cour d’appel, qui a une compétence nationale.

Pourquoi les Neoprimes devraient y prêter attention

À première vue, un différend sur un brevet concernant un vaccin semble totalement déconnecté des marchés publics de défense. Mais le raisonnement du tribunal du Delaware soulève une question difficile pour un segment croissant de l’industrie de défense. Le ministère de la Défense s’appuie de plus en plus sur les « néoprimes » pour développer rapidement des logiciels à double usage et des systèmes autonomes en utilisant du capital-risque privé. Contrairement aux anciens entrepreneurs qui construisent des avions de combat exclusivement pour l’armée, ces entreprises conçoivent des plates-formes qui servent à la fois les clients gouvernementaux et commerciaux. Si l’interprétation du tribunal du Delaware par « pour le gouvernement » s’impose, cela pourrait créer un risque de litige et une incertitude significatifs pour les startups dont le Pentagone a le plus besoin.

Imaginons un titulaire de brevet poursuivant un néoprime au sujet d’un algorithme intégré dans une plate-forme d’IA qui contrôle des systèmes autonomes dans plusieurs secteurs. Un tribunal appliquant la décision du Delaware pourrait se demander : le gouvernement lui-même bénéficie-t-il de ce produit, ou les bénéfices profitent-ils au grand public ? Si le même système de surveillance autonome protège une base militaire dans un déploiement mais gère les secours civils en cas de catastrophe dans un autre, la technologie pourrait être protégée dans la première application et exposée dans la seconde. Parce que les néoprimes développent ces plateformes à double usage bien avant la signature des contrats d’achat formels, la décision introduit une incertitude dans un modèle économique pour lequel la loi n’a jamais été conçue.

Aucun néoprime n’a encore été confronté à ce scénario de litige précis, mais les titulaires de brevets de défense ont déjà sondé les limites de l’immunité de l’article 1498. AeroVironment, un entrepreneur de la défense et développeur de l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA, a récemment été poursuivi pour violation de brevet suite à des démonstrations promotionnelles d’une version terrestre de l’hélicoptère. AeroVironment a invoqué l’article 1498 et a finalement eu gain de cause, mais en grande partie parce que le tribunal a estimé que de simples manifestations ne constituaient pas un comportement commercial. Une plateforme à double usage avec des ventes commerciales n’aurait pas les mêmes faits clairs.

Le Congrès a déjà résolu ce problème

L’article 1498 a un historique de modifications visant à combler les lacunes dans la protection des entrepreneurs. Le Congrès a créé son prédécesseur en 1910, et lorsque la Cour suprême a statué que cela ne s’étendait pas aux entrepreneurs construisant des navires de guerre, le Congrès a élargi le statut en quelques mois. En 1942, alors que la production s’intensifiait pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congrès a éliminé de manière proactive toute ambiguïté restante pour garantir que les litiges en matière de propriété intellectuelle ne perturberaient pas l’arsenal de la démocratie.

Aujourd’hui, le Congrès en est aux premiers stades de l’élaboration de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2027. La loi d’autorisation de la défense nationale de l’année dernière a incorporé des parties de la loi du Sénat favorisant la réforme et l’efficacité du gouvernement dans la défense et de la loi de rationalisation des achats pour une exécution et une livraison efficaces de la Chambre, réduisant les obstacles pour les entrepreneurs de défense non traditionnels et faisant des achats commerciaux la valeur par défaut. Pourtant, aucun des deux projets de loi n’abordait l’immunité des brevets. Le Congrès réforme activement les marchés publics pour attirer les innovateurs dans le domaine du double usage, mais laisse en suspens une interprétation juridique qui pourrait transformer ce modèle précis de double usage en une source de risque de litige. Un amendement clarifiant l’article 1498 spécifiant que les produits développés ou fabriqués avec l’autorisation du gouvernement peuvent bénéficier de l’immunité, que l’utilisation finale profite directement au gouvernement ou au grand public, serait un ajout naturel au projet de loi de crédits de cette année.

Les titulaires de brevets objecteront que l’extension de l’immunité prévue à l’article 1498 les force à recourir à la Cour des réclamations fédérales, où il n’y a pas de droit à un jury, et où la procédure peut être prolongée. Et même si la loi garantit « une indemnisation raisonnable et intégrale », dans la pratique, les dommages-intérêts accordés peuvent être inférieurs lorsque la juste valeur marchande est évaluée avec le gouvernement en tant que concédant de licence hypothétique, plutôt qu’avec une entreprise privée rentable. Ce sont des coûts réels. Mais c’est l’équilibre que le Congrès a atteint chaque fois qu’il a modifié ce statut pour l’adapter aux besoins d’une base industrielle de défense en évolution. L’étendre aux produits à double usage serait conforme aux efforts plus larges du Congrès visant à mettre les développeurs commerciaux sur un pied d’égalité avec les promoteurs traditionnels. Les titulaires de brevets seraient toujours indemnisés – ils collecteraient simplement auprès du gouvernement plutôt que de l’entrepreneur.

Certains diront peut-être que le Circuit fédéral résoudra l’incertitude. Le paiement conditionnel de 1,3 milliard de dollars dans le règlement Moderna garantit un appel pleinement informé sur la question précise en cause, et le Circuit fédéral a récemment confirmé une large immunité dans l’affaire AeroVironment. Mais les entreprises de technologie de défense ne devraient pas compter sur cette décision pour résoudre leur problème. Si Moderna l’emporte et que le tribunal rétablit une large immunité, la décision pourrait s’appuyer sur des faits propres à l’achat de vaccins contre la pandémie et aux autorités d’urgence de l’opération Warp Speed. Un néoprime invoquant cette décision pour défendre une plateforme autonome à double usage devrait encore convaincre un tribunal que sa situation est analogue.

Si Arbutus l’emporte et que le tribunal approuve la lecture étroite du tribunal de district, les conséquences pour les entrepreneurs de la défense seront plus graves. Une décision contraignante du Circuit fédéral établissant que l’intérêt public n’est pas égal à l’avantage gouvernemental donnerait aux détenteurs de brevets une nouvelle théorie à déployer contre les entrepreneurs à double usage dans l’ensemble de la base industrielle de défense. En tant que cour d’appel exclusive pour les affaires de brevets à l’échelle nationale, l’interprétation du Circuit fédéral serait difficile à déloger. Une solution législative reste le chemin le plus direct vers la certitude.

Le fait que 1,3 milliard de dollars dépend de la façon dont le Circuit fédéral interprète trois mots vous dit tout sur les enjeux de l’affaire Moderna. Mais les tribunaux répondront à la question Moderna, pas à la question des technologies de défense. En 1918, la Marine a averti que le risque de litige rendait les entrepreneurs hésitants à construire ce dont le gouvernement avait besoin. Le Congrès a écouté. Les entrepreneurs ont changé, mais le problème demeure.

Tony Rowles est associé chez Irell & Manella, où il gère les litiges en matière de brevets à enjeux élevés et conseille les clients en matière de licences et de gestion de portefeuille de brevets. Avant sa carrière juridique, Tony a servi dans l’armée américaine en tant qu’analyste du renseignement enrôlé. Connectez-vous avec lui sur LinkedIn.

Irell & Manella a déjà représenté Moderna dans d’autres affaires de brevets.

**Veuillez noter que, pour des raisons de style, War on the Rocks n’utilisera pas un nom différent pour le Département américain de la Défense jusqu’à ce que le nom soit modifié par une loi du Congrès américain.

Image : Tony Webster via Wikimedia Commons.